CANAL RCN PIERDE BATALLA LEGAL POR MARCA LA MOVIDA DE NUESTRA TELE

El caso comenzó así:

El 23 de abril de 2019, el canal RCN TELEVISIÓN S.A., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca LA MOVIDA DE NUESTRA TELE, para dos productos conforme a la Clasificación de Niza: en la clase 38  (telecomunicaciones) y 41 (Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales).

El abogado ADRIÁN PINO VARÓN, representando a la CADENA RADIAL JÚPITER S.A.S., de Medellín, se opuso al registro de dicha marca por considerar que era irregistrable desde el punto de vista de la DEcisión 486 de 2000, ya que su representado poseía el registro, Mediante la Resolución No. 8094 del 27 de febrero del 2017, expediente SD2016/0003370, del Signo Distintivo Marca Comercial Mixta BIENVENIDA ESTÉREO LA MOVIDA DEL F.M. EL TEMPLO DE LA SALSA, en la clasificación 38.

En primera instancia, la Superintendencia de Industria y Comercio le negó dicha oposición por lo siguiente:

“…esta  Dirección  observa  que  si  bien  los  signos  comparados  comparten  cierta semejanza, al compartir la expresión ‘LA MOVIDA’, analizándolos en su conjunto tal y como  debe  realizarse  su  examen,  se  encuentra  que  cada  uno  de  ellos  cuenta  con elementos adicionales que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En  efecto,  al  ser  pronunciados  y  transcritos  estos  producen  una  impresión  totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación, como quiera que el signo solicitado hace uso de la expresión ‘NUESTRA TELE’, que claramente evoca a la televisión, mientras que en el caso del signo opositor, se evoca a la radio, gracias al uso de las expresiones ‘ESTEREO’ y ‘F.M.’. Debido a ello, se puede establecer que los signos cuentan con elementos conceptuales que los hacen diferentes y de esta manera descartan cualquier posibilidad de un riesgo de asociación.

A  lo  anterior  se  debe  añadir  que  los  signos  confrontados  presentan  distintas  cadenas vocálicas y consonánticas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente, especialmente  por  el  uso  del  vocablo  ‘BIENVENIDA’  en  el  signo  opositor,  el  cual constituye el elemento predominante en el signo opositor y no se asemeja a ninguno de los  elementos  del  signo  solicitado.  Por  tales  motivos,  esta  Dirección  reitera  que  la coincidencia  en  una  partícula  no  puede  ser  precepto  de  negación  de  los  signos, comoquiera que las demás expresiones que los conforman permiten su diferenciación” (subrayado fuera de texto).

Es decir, que negó la oposición de la marca en la clase 38 (con lo cual RCN TELEVISIÓN S.A.S, tenía la esperanza aún de registrar el nombre), pero en la clase 41 le negó el registro a RCN. Recuérdese que el canal pidió registro para la marca en dos productos.

Ante esta decisión, el abogado ADRIÁN PINO VARÓN, presentó el recurso de apelación, y le argumentó a la Superintendencia, entre otros motivos:

La Dirección, en su decisión, si bien intenta establecer o confrontar similitudes o diferencias entre un símbolo y otro, ahondando más en diferencias para sentar las bases de su decisión, olvida que el riesgo de confusión no sólo es desde el punto de vista consonántico, vocálico, sino dentro de la similitud y/o semejanza de los productos y servicios que ofrecen, que conlleve al consumidor a pensar en un origen común empresarial.

Para el caso en concreto, si bien la expresión LA MOVIDA, por sí sola no es la expresión dominante o preponderante de las marcas confrontadas -siendo obligación ponderar y hacer el análisis en su conjunto con los demás elementos adicionales, para que no haya un riesgo de confusión; no obstante, sí coexiste el riesgo de asociación, cuyos conceptos han quedados claros por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008).

En este caso, tal como lo hemos señalado, si bien puede quedar en duda el riesgo de [1]confusión entre las marcas en conflicto (en lo relacionado a su semántica, vocablos o expresiones dominantes), no lo es en cuanto al riesgo de [2]asociación. Es evidente que las marcas cotejadas amparan los mismos servicios en la clase 38 de la Clasificación de Niza, lo que ahonda ese riesgo de asociación, y esto ya es suficiente causal para inadmitir el registro de la marca solicitada, derecho exclusivo del titular que goza de la protección registral.

Es así como mediante la Resolución N° 12726 del 1 de abril de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio, en un fallo que no permite más recursos, valoró con otra óptica los argumentos esgrimidos por el abogado ADRIÁN PINO VARÓN en la apelación, y le concedió la razón, esto es, le negó a RCN TELEVISIÓN toda posibilidad de registrar la marca LA MOVIDA DE NUESTRA TELE.

Esto fue lo que tuvo en consideración la Super:

(…) el titular del registro opositor en su escrito contentivo del recurso de apelación alega que la Dirección obvió la semejanza existente entre los signos a partir de la concomitancia de la expresión ‘LA MOVIDA’ en el signo solicitado en registro, pues a pesar de que este no sea por sí solo el elemento que prevalece en la marca de su propiedad, lo cierto es que el Despacho tiene la obligación de hacer un análisis en conjunto del cual podrá concluir el riesgo de asociación existente entre los signos comparados.

(…) encontramos que las marcas LA MOVIDA EN NUESTRA TELE (Nominativa) y BIENVENIDA ESTEREO LA MOVIDA DEL F.M. EL TEMPLO DE LA SALSA (Mixta), al igual que en el caso anterior, comparten el mismo elemento nominativo –LA MOVIDA- circunstancia que determina la existencia de similitudes insuperables que generarán en la práctica que el consumidor los confunda, adquiriendo el servicio que ha puesto en el mercado el nuevo titular marcario pensando que era aquél que prestaba con antelación la sociedad CADENA RADIAL JUPITER S.A.S.

Bajo los supuestos antes referidos, le es dable a la Administración determinar que son más las semejanzas que las diferencias entre los signos confrontados, donde la configuración nominal coincidente en los signos, esto es, “LA MOVIDA”, conferiría erróneamente al consumidor la posibilidad de obtener al menos un mínimo grado de duda, infiriendo que la marca LA MOVIDA DE NUESTRA TELE es una innovación del portafolio marcario que posee el registrante de la marca LA MOVIDA ENTRE COPAS Y TAPAS; y, al mismo tiempo, que la marca exhibe modificaciones en su composición respecto del signo antes registrado BIENVENIDA ESTEREO LA MOVIDA DEL F.M. EL TEMPLO DE LA SALSA, donde como se instó, se reproduce la expresión ‘La Movida’. De esta manera, el signo solicitado resulta confundible con las marcas previamente registradas.

Es necesario recordar que el consumidor medio, habitualmente, no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además este tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por todo ello, lo más probable es que el público cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas se confunda y las asocie.

En consideración de lo previo, esta Delegatura encuentra coincidencias entre los servicios que presta y ofrece la sociedad CADENA RADIAL JUPITER S.A.S. como titular del registro mixto BIENVENIDA ESTEREO LA MOVIDA DEL F.M. EL TEMPLO DE LA SALSA concedido por la entidad, y los que busca introducir en el mercado el solicitante en la clase 38 Internacional de Niza, pues no solo son semejantes sino que existe identidad entre ellos al concurrir puntualmente los servicios de telecomunicaciones.

Dicho esto, se encuentra en ambos casos un grado de intercambiabilidad o sustituibilidad, adecuándose al último criterio adoptado por el Alto Tribunal Andino21, en la medida que los servicios que identifican las marcas LA MOVIDA EN NUESTRA TELE (Nominativa) y BIENVENIDA ESTEREO LA MOVIDA DEL F.M. EL TEMPLO DE LA SALSA (Mixta) y los que busca ofrecer y poner en el mercado el solicitante con la marca LA MOVIDA EN NUESTRA TELE (Nominativa) son los mismos; así, ambos oferentes ofrecerían al público los mismos servicios permitiendo que el consumidor de estos tenga oportunidad de confundirlos y creer equívocamente haber adquirido uno, cuando en realidad ha obtenido el que ha puesto en el mercado el nuevo titular marcario.

Por esta razón, las circunstancias valoradas en conjunto arrojan los siguientes hallazgos: similitud ortográfica, fonética, visual y conexidad competitiva, lo que impide a esta Delegatura pronunciarse favorablemente a las pretensiones del recurrente, donde se busca fundamentalmente la procedencia del registro de la marca en estudio.

No obstante lo anterior, esta Delegatura al realizar nuevamente el examen de los signos atendiendo los argumentos esgrimidos sobre el particular, -expuestos por la sociedad opositora-, encontró que el signo en estudio sí se confunde con el de su propiedad. Por lo tanto, dicha valoración rebatida oportunamente por CADENA RADIAL JUPITER S.A.S se atendió en el análisis efectuado por la presente instancia. Por consiguiente, el actuar de esta Delegatura al negar el registro solicitado en la clase 38 Internacional de Niza y declarar en consecuencia fundada la oposición de la sociedad en mención, cierra el debate suscitado por el trámite administrativo que nos convoca.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el Artículo Primero de la decisión contenida en la Resolución N° 43927 de 9 de septiembre de 2019, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar fundada la oposición interpuesta por CADENA RADIAL JUPITER S.A.S.

ARTÍCULO TERCERO: Confirmar el Artículo Segundo de la decisión contenida en la Resolución N° 43927 de 9 de septiembre de 2019 proferida por la Dirección de Signos Distintivos, mediante el cual se negó el registro para identificar los servicios que integra la clase 41 Internacional de Niza.

ARTÍCULO CUARTO: Negar el registro de la Marca LA MOVIDA EN NUESTRA TELE (Nominativa) para distinguir servicios comprendidos en la clase 38ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad RCN TELEVISION S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

La sentencia fue ejecutoriada el 5 de mayo de 2020.

ANOTACIÓN: Es importante señalar que el registro de la marca LA MOVIDA RCN, distinta a LA MOVIDA DE NUESTRA TELE, que RCN TELEVISIÓN también presentó el 16 de abril de 2019, fue negada en primera instancia el 27 de noviembre de 2019; este fallo fue recurrido por RCN TELEVISION, pero la superintendencia confirmó dicha negación del registro el 29 de mayo de 2020, cuyo fallo no es susceptible de recurso alguno. Esta sentencia se encuentra para ejecutoria.

Es decir, al canal RCN TELEVISIÓN S.A., se les acaba de negar (1 de abril y 29 de mayo 2020), el registro de las marcas LA MOVIDA DE NUESTRA TELE y LA MOVIDA RCN, respectivamente.

ADRIÁN PINO VARÓN

ABOGADOS EN MEDELLÍN

INSTANCIA JURÍDICA

DERECHO DE MARCAS Y PATENTES

CANAL RCN PIERDE BATALLA LEGAL POR MARCA LA MOVIDA DE NUESTRA TELE

[1] El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

[2] Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.